【律師分享】一篇搞懂美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)常見問(wèn)題和注意事項(xiàng)，順利注冊(cè)不踩坑

我的商標(biāo)沒(méi)有通過(guò)USPTO的審核怎么辦？

為什么代理機(jī)構(gòu)幫我提交的商標(biāo)被認(rèn)定不合規(guī)？我該如何補(bǔ)救？

亞馬遜賣家請(qǐng)注意：合法品牌所有者必須通過(guò)符合美國(guó)專利商標(biāo)局要求的美國(guó)執(zhí)業(yè)律師提交商標(biāo)申請(qǐng)。若不遵守美國(guó)專利商標(biāo)局的要求，您的申請(qǐng)可能會(huì)被宣布無(wú)效。亞馬遜遵循美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)商標(biāo)有效性的認(rèn)定。您可以自行評(píng)估和選擇其他符合USPTO規(guī)定的方案，您也可以通過(guò)亞馬遜IPA項(xiàng)目與亞馬遜甄選的服務(wù)于中國(guó)賣家的本地律師事務(wù)所建立聯(lián)系。

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為了幫助中國(guó)賣家順利進(jìn)行美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)，我們邀請(qǐng)到了在海外商標(biāo)注冊(cè)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的崔紅律師*，為大家詳細(xì)介紹商標(biāo)注冊(cè)具體流程和常見問(wèn)題。

美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)主管機(jī)關(guān)為美國(guó)專利商標(biāo)局（簡(jiǎn)稱“USPTO”）。因有對(duì)使用證據(jù)的要求，在美國(guó)進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)布局，在商標(biāo)申請(qǐng)前、注冊(cè)審查過(guò)程及使用證據(jù)的準(zhǔn)備和遞交等環(huán)節(jié)都需對(duì)美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的特殊點(diǎn)予以額外注意和關(guān)注，避免彎路、保證合規(guī)申請(qǐng)。

1、申請(qǐng)前準(zhǔn)備

在美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)前，申請(qǐng)人需確認(rèn)申請(qǐng)的商標(biāo)，指定的產(chǎn)品或服務(wù)，申請(qǐng)人的名義及地址等信息，還需要特別考慮所申請(qǐng)商標(biāo)的使用情況或使用計(jì)劃。充分準(zhǔn)備以上資料，關(guān)系到在美國(guó)進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)的基礎(chǔ)、流程、時(shí)間等。

2、申請(qǐng)及審查基本流程

申請(qǐng)人須通過(guò)美國(guó)執(zhí)業(yè)律師向USPTO提交商標(biāo)申請(qǐng)，USPTO審查員對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行全面綜合審查，如果不存在駁回或者不予核準(zhǔn)的情況，申請(qǐng)的商標(biāo)將被予以公告。

目前，USPTO的案件量較大，從新申請(qǐng)?zhí)峤坏綄彶橥瓿杀还嫫骄鶗r(shí)長(zhǎng)約10-15個(gè)月，個(gè)別案件審查用時(shí)可能會(huì)更長(zhǎng)。

美國(guó)商標(biāo)異議公告期為30天，異議人可以申請(qǐng)延期。延期共計(jì)有150天，加上30天異議期，整個(gè)異議期可達(dá)180天。

如果公告期滿、沒(méi)有第三方提出異議，商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)谑褂靡鬂M足的基礎(chǔ)上基本能獲得注冊(cè)。

申請(qǐng)基礎(chǔ)

美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)采取使用在先原則，對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)有使用的要求，同時(shí)也兼顧申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)的真實(shí)使用意圖。因此，美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)中有不同的申請(qǐng)基礎(chǔ)。申請(qǐng)人在提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況可以選擇一個(gè)或多個(gè)申請(qǐng)基礎(chǔ)。需要注意的是，在后期對(duì)申請(qǐng)基礎(chǔ)進(jìn)行修改會(huì)產(chǎn)生額外費(fèi)用。

1(a)實(shí)際商業(yè)使用：針對(duì)已經(jīng)在美國(guó)投入使用的商標(biāo)，提交申請(qǐng)的同時(shí)提交商標(biāo)在美國(guó)的使用證據(jù)。公告期后無(wú)人異議，商標(biāo)即可在美國(guó)獲準(zhǔn)注冊(cè)。

1(b)意圖使用：針對(duì)暫未在美國(guó)實(shí)際使用、但確實(shí)有真實(shí)的使用計(jì)劃的商標(biāo)。在異議期滿后，申請(qǐng)人需要提交使用證據(jù)證明該商標(biāo)已經(jīng)開始在美國(guó)使用。使用證據(jù)被接受后，商標(biāo)在美國(guó)將獲準(zhǔn)注冊(cè)。提交使用證據(jù)時(shí)，每次提交證據(jù)的期限是6個(gè)月，申請(qǐng)人可以要求延期，最多有5次延期機(jī)會(huì)。

需注意：1(a)和1(b)申請(qǐng)基礎(chǔ)不能同時(shí)存在同一商標(biāo)申請(qǐng)指定的相同商品或服務(wù)上。

44(e)他國(guó)注冊(cè)：針對(duì)已經(jīng)獲得了他國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)。申請(qǐng)人需在美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)前提交他國(guó)商標(biāo)注冊(cè)證。需注意，在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)須同國(guó)內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)保持一致，商品或服務(wù)范圍不能超過(guò)國(guó)內(nèi)注冊(cè)范圍。44(e)接受一個(gè)申請(qǐng)中同時(shí)基于多個(gè)國(guó)內(nèi)注冊(cè)。選擇44(e) 為申請(qǐng)基礎(chǔ)時(shí)，需確保國(guó)內(nèi)商標(biāo)可以成功注冊(cè)。

基于44條和66條申請(qǐng)基礎(chǔ)的商標(biāo)申請(qǐng)，申請(qǐng)階段申請(qǐng)人需要聲明在美國(guó)有真實(shí)使用的意圖，但不需要提交使用證據(jù)，商標(biāo)在審查后即可獲準(zhǔn)注冊(cè)。根據(jù)美國(guó)現(xiàn)代商標(biāo)法案的規(guī)定，因?yàn)樽?cè)階段無(wú)需提交在美國(guó)的商標(biāo)使用證據(jù)，基于44條和66條申請(qǐng)基礎(chǔ)注冊(cè)的商標(biāo)注冊(cè)滿3年后有比較高的被提起不使用撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。相反的，如果是基于1(a)或1(b)的商標(biāo)，因?yàn)楂@準(zhǔn)注冊(cè)前已經(jīng)提交過(guò)使用證據(jù)，理論上被第三方主動(dòng)撤銷的幾率相對(duì)較小。

使用證據(jù)要求

在美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)過(guò)程中、注冊(cè)后維護(hù)、續(xù)展前均需要提交使用聲明及證據(jù)，證明注冊(cè)商標(biāo)的持續(xù)、真實(shí)的使用。沒(méi)有提交或提交使用聲明及證據(jù)不能被接受，都會(huì)影響商標(biāo)的有效存續(xù)。

對(duì)于使用證據(jù)，美國(guó)的商標(biāo)審查手冊(cè)（TMEP）規(guī)定，每類至少提交一份證據(jù)，但審查員可要求提供額外證據(jù)。實(shí)踐表明，USPTO對(duì)證據(jù)的審查日趨嚴(yán)格，申請(qǐng)人應(yīng)盡量在可行的情況下主動(dòng)多而全地提供使用證據(jù)。因此，申請(qǐng)人需根據(jù)品牌的實(shí)際使用情況及商業(yè)擴(kuò)展計(jì)劃，合理規(guī)劃在美國(guó)的商標(biāo)布局，按需申請(qǐng)，切忌盲目“商標(biāo)先行”。

同時(shí)需要注意，在商標(biāo)注冊(cè)后第5-6年、10年的使用證據(jù)提交時(shí)，雖然理論上無(wú)需提交在每個(gè)商品、服務(wù)上的使用證據(jù)，但注冊(cè)人需聲明注冊(cè)商標(biāo)是被實(shí)際使用在全部商品、服務(wù)上的。USPTO有針對(duì)注冊(cè)商標(biāo)使用證據(jù)的隨機(jī)抽查制度，核查使用證據(jù)。一般而言，指定的類別多、商品項(xiàng)多的注冊(cè)被抽查的幾率比較大。因此，申請(qǐng)人可以考慮盡量在多項(xiàng)指定商品上主動(dòng)提交使用證據(jù)，降低被抽查的可能性。

合格證據(jù)實(shí)例Specimens丨USPTO；TEMP（uspto.gov）

請(qǐng)復(fù)制鏈接到瀏覽器查看USPTO：https://www.uspto.gov/trademarks/laws/specimen-refusal-and-how-overcome-refusal

請(qǐng)復(fù)制鏈接到瀏覽器查看TMEP ：https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current

如需了解商標(biāo)注冊(cè)的詳細(xì)指南，復(fù)制下方鏈接到瀏覽器打開，觀看崔律師講解各國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的直播回放：【品牌養(yǎng)成局】品牌啟動(dòng)指南02: 品牌出海第一步：商標(biāo)注冊(cè)與亞馬遜品牌注冊(cè)

（https://ma.globalsellingcommunity.cn/app/meetings/MeetingPc/Detail?pf_uid=23802_1984&id=59301&source=2&pf_type=3&channel_id=22778&channel_name=Email_Individual&tag_id=778aad80c8dfe6e2）

美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)必須委托律師嗎？

是的，自2019年8月3日起，外國(guó)企業(yè)或個(gè)人在美國(guó)提交商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，必須委托美國(guó)執(zhí)業(yè)律師代理Requirement of USPTO

（詳情請(qǐng)復(fù)制鏈接到瀏覽器查看：https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants）

1、律師能提供服務(wù)

· 提供專業(yè)、準(zhǔn)確的法律意見

· 進(jìn)行商標(biāo)查詢

· 商標(biāo)維護(hù)、維權(quán)

· 處理USPTO下發(fā)的通知、駁回等

2、委托美國(guó)律師要求

· 必須是美國(guó)執(zhí)業(yè)律師

· 必須直接代理申請(qǐng)人

· 必須實(shí)際處理商標(biāo)業(yè)務(wù)

3、警惕違規(guī)代理

· 不具備律師資格

· 有償使用其他律師姓名、執(zhí)業(yè)信息、簽名等

· 違規(guī)盜取其他律師姓名、執(zhí)業(yè)信息、簽名等

· 美國(guó)律師提供服務(wù)，應(yīng)是美國(guó)有效登記的執(zhí)業(yè)律師、直接基于申請(qǐng)人的指示、實(shí)際處理申請(qǐng)人的商標(biāo)申請(qǐng)事務(wù)、提供法律服務(wù)。

如何識(shí)別違規(guī)代理?

對(duì)于美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)，美國(guó)律師是申請(qǐng)過(guò)程中的重要一環(huán)。美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)須確保申請(qǐng)過(guò)程合理合規(guī)，避免違規(guī)代理。實(shí)踐中，比較常見的違規(guī)代理的行為包括：

· 不具有律師資格的情況下提供在美國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)服務(wù)

· 有償使用其他律師姓名、執(zhí)業(yè)信息、簽名等，但這些律師并不實(shí)際提供商標(biāo)申請(qǐng)服務(wù)

· 違規(guī)盜取其他律師姓名、執(zhí)業(yè)信息、簽名等并在向美國(guó)專利商標(biāo)局提交的商標(biāo)申請(qǐng)中提供了虛假或虛構(gòu)的信息

· 申請(qǐng)過(guò)程中制作并提交了虛假的使用證據(jù)

申請(qǐng)人可從如下兩方面甄別是否有潛在違規(guī)代理行為。

1、確保代理沒(méi)有以下行為

· 僅僅要求申請(qǐng)人填寫問(wèn)卷或者類似問(wèn)卷的文件，并以此為基礎(chǔ)提交商標(biāo)申請(qǐng)

· 僅僅通過(guò)郵件聯(lián)系申請(qǐng)人

· 將代理公司（而非執(zhí)業(yè)律師）作為申請(qǐng)人的代表來(lái)提交商標(biāo)申請(qǐng)

2、違規(guī)代理典型的虛假宣傳

· “雖然我們沒(méi)有律師，但我們有代理人/專家可以提供法律建議并代為處理USPTO的相關(guān)事宜。”

· “除非我們代你向USPTO提交申請(qǐng)，否則無(wú)法獲得商標(biāo)權(quán)。”

· “我們獲得了USPTO的批準(zhǔn)，并與他們存在合作關(guān)系，我們可以加快你的商標(biāo)申請(qǐng)審查速度?！?/p>

· “你必須支付USPTO的賬單或者立即支付續(xù)展費(fèi)用，否則商標(biāo)將被撤銷?！?/p>

使用違規(guī)代理的后果?

商標(biāo)代理律師的法律意見會(huì)直接影響企業(yè)商標(biāo)獲得注冊(cè)、注冊(cè)后的維護(hù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)決策。如申請(qǐng)人委托不具有美國(guó)執(zhí)業(yè)律師資格的“代理”或者委托了被USPTO處罰的代理，不僅直接影響企業(yè)商標(biāo)的申請(qǐng)過(guò)程、已經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)的有效性和穩(wěn)定性，同時(shí)會(huì)在商業(yè)層面上影響企業(yè)的商務(wù)運(yùn)營(yíng)、品牌聲譽(yù)和價(jià)值。

違規(guī)代理的后果

· 申請(qǐng)中的商標(biāo)無(wú)法獲得注冊(cè)，嚴(yán)重影響到企業(yè)的商業(yè)布局進(jìn)度

· 延長(zhǎng)商標(biāo)申請(qǐng)或者商標(biāo)注冊(cè)維護(hù)所需的時(shí)間

· 商標(biāo)注冊(cè)的有效性不穩(wěn)定

· 注冊(cè)商標(biāo)被撤銷、無(wú)效。后期維護(hù)也會(huì)受阻，如，提交的證據(jù)文件等不被接受、考慮

· 禁止代理向USPTO遞交任何文件

· USPTO不予考慮代理提交的全部或者部分文件、信息

· 商標(biāo)檔案中留有商標(biāo)代理的違規(guī)、受到處罰的情況記錄。商標(biāo)申請(qǐng)或注冊(cè)商標(biāo)會(huì)因該處罰記錄更易受到他人的有效性打擊。

之前的注冊(cè)商標(biāo)沒(méi)有代理律師怎么辦？

2019年前已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)仍然有效，但應(yīng)盡快委托律師代理，以及時(shí)處理商標(biāo)后續(xù)流程，如續(xù)展、提交使用證據(jù)等。

通過(guò)購(gòu)買取得商標(biāo)，需要注意些什么？

商標(biāo)轉(zhuǎn)讓屬于法律程序，建議聘請(qǐng)美國(guó)律師提供專業(yè)的法律支持。

購(gòu)買商標(biāo)前須進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查，避免購(gòu)買無(wú)效的商標(biāo)、不以使用為目的的商標(biāo)（專門注冊(cè)來(lái)二次銷售的）、通過(guò)欺騙手段或違反USPTO規(guī)定而獲得注冊(cè)的商標(biāo)以及存在其他可能被USPTO處罰情況的商標(biāo)。

1、商標(biāo)的有效性

商標(biāo)可以因?yàn)槎喾N原因無(wú)效，如果購(gòu)買了無(wú)效商標(biāo)，很可能沒(méi)有獲得此商標(biāo)的任何權(quán)益。

2、商譽(yù)一并轉(zhuǎn)讓

美國(guó)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中特別的一點(diǎn)是要求轉(zhuǎn)讓商標(biāo)時(shí)商譽(yù)要一并轉(zhuǎn)讓，商標(biāo)承載的商譽(yù)必須和商標(biāo)一并轉(zhuǎn)讓應(yīng)該考慮兩個(gè)要素，即，商標(biāo)是否承載商譽(yù)及商譽(yù)是否一并轉(zhuǎn)讓。

盡職調(diào)查

在購(gòu)買商標(biāo)前，進(jìn)行廣泛的商標(biāo)檢索及盡職調(diào)查十分重要且必要。如下為購(gòu)買商標(biāo)調(diào)查的因素：

· 商標(biāo)是否使用？

· 商標(biāo)申請(qǐng)是否存在違規(guī)行為？

· 是否侵犯他人權(quán)益？

· 代理人是否有處罰記錄？

· 商業(yè)考慮，商標(biāo)本身注冊(cè)性？

遵循以上，進(jìn)行充分的盡職調(diào)查，依靠專業(yè)的律師團(tuán)隊(duì)，確保企業(yè)商標(biāo)購(gòu)買過(guò)程順利并充分維護(hù)企業(yè)的品牌資產(chǎn)。

我們?cè)俅螐?qiáng)調(diào)，有效的美國(guó)商標(biāo)必須由持有美國(guó)律師執(zhí)照的律師擔(dān)任直接代理人并實(shí)際準(zhǔn)備并向美國(guó)專利商標(biāo)局提交申請(qǐng)材料。在選擇美國(guó)律師時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

· 選擇具有美國(guó)律師執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)律師、核實(shí)律師身份Hiring a U.S.-licensed attorney | USPTO

（詳情請(qǐng)復(fù)制鏈接到瀏覽器打開：https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney）

· 注意鑒別虛假宣傳、釣魚郵件

· 勿過(guò)度追求低價(jià)代理

· 查看律師是否有處罰（sanction）記錄 TM Decisions - Expungements (uspto.gov)

（詳情請(qǐng)復(fù)制鏈接到瀏覽器打開：https://developer.uspto.gov/tm-decisions/search/expungement）

step1:

復(fù)制下方鏈接到瀏覽器，登錄IPA 網(wǎng)站

（https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator?lang=zh-CN）

step2:

點(diǎn)擊“立即開始”跳轉(zhuǎn)至IPA項(xiàng)目下的律所列表

step3:

在提供語(yǔ)言選項(xiàng)下，勾選“中文”選項(xiàng)，您將看到目前IPA項(xiàng)目中可以提供中文服務(wù)的八家律所。其中AnJie Broad Law Firm和Gen Law Firm，擁有位于中國(guó)的辦公室，以更好地為中國(guó)賣家提供無(wú)時(shí)差服務(wù)。

或者，您也可直接訪問(wèn)賣家平臺(tái)中“服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)”下的IPA頁(yè)面，查看該項(xiàng)目下的律所列表。

請(qǐng)復(fù)制下方鏈接到瀏覽器查看：

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??注意：要訪問(wèn)賣家平臺(tái)，您需要一個(gè)賣家平臺(tái)賬戶。可復(fù)制下方鏈接到瀏覽器創(chuàng)建

https://sellercentral.amazon.com/?initialSessionID=137-3848573-3671706&ld=ASXXABRDirect

如果您沒(méi)有亞馬遜賣家平臺(tái)賬戶并且想要與IPA律師事務(wù)所合作，可復(fù)制下方鏈接到瀏覽器聯(lián)系相關(guān)律所：

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合法品牌所有者必須通過(guò)符合美國(guó)專利商標(biāo)局要求的美國(guó)執(zhí)業(yè)律師提交商標(biāo)申請(qǐng)。合法的品牌所有者應(yīng)保持警惕，識(shí)別并避免使用非法代理商和非美國(guó)執(zhí)業(yè)律師的服務(wù)商。自2019年8月起，所有居住在海外注冊(cè)的商標(biāo)申請(qǐng)人在美國(guó)專利商標(biāo)局必須由在美國(guó)獲得執(zhí)業(yè)資格的律師為其代理。該美國(guó)執(zhí)業(yè)律師必須是信譽(yù)良好的活躍成員，并且需要親自直接提供商標(biāo)法律服務(wù)。若不遵守美國(guó)專利商標(biāo)局的要求，您的商標(biāo)申請(qǐng)可能無(wú)法獲得注冊(cè)、已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)可能會(huì)被宣布無(wú)效。對(duì)于代表您的美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)的任何律師事務(wù)所，請(qǐng)務(wù)必要求確認(rèn)與您合作的任何美國(guó)律師遵守美國(guó)專利商標(biāo)局的商標(biāo)申請(qǐng)規(guī)定。

亞馬遜遵循美國(guó)專利商標(biāo)局對(duì)商標(biāo)有效性的認(rèn)定。亞馬遜鼓勵(lì)賣家直接與美國(guó)執(zhí)業(yè)商標(biāo)律師(無(wú)論地理位置如何)合作，在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)過(guò)程中得到充分、合規(guī)的法律支持。您可以自行評(píng)估和選擇其他符合USPTO規(guī)定的方案，您也可以通過(guò)亞馬遜IPA項(xiàng)目（https://brandservices.amazon.com/ipaccelerator?lang=zh-CN）與亞馬遜甄選的律師事務(wù)所建立聯(lián)系(其中包括一些在本地服務(wù)于中國(guó)賣家的律師事務(wù)所)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：

* 崔紅女士，羅思（上海）咨詢公司中國(guó)區(qū)總經(jīng)理。羅思國(guó)際（Rouse）于1990年成立于英國(guó)，專注于知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域。從確權(quán)、策略到訴訟維權(quán)，羅思在知識(shí)產(chǎn)權(quán)生命周期的每個(gè)階段提供專業(yè)服務(wù)。羅思在全球12個(gè)國(guó)家與地區(qū)設(shè)有19個(gè)辦公室，對(duì)世界范圍內(nèi)的主要司法轄區(qū)有著深入的了解。自1993年進(jìn)入中國(guó)，羅思在幫助眾多在華跨國(guó)企業(yè)打下夯實(shí)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)的同時(shí)，借助全球化合作網(wǎng)絡(luò)，為跨國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)提供全方位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保障，幫助越來(lái)越多中國(guó)企業(yè)走出國(guó)門

封面/圖蟲創(chuàng)意

（來(lái)源：亞馬遜全球開店 微信公眾號(hào)：AmazonGS）

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