美標申請大揭秘-為什么美標不宜買？

近日，美國專利商標局（USPTO）發(fā)出的一份陳述理由令在業(yè)內引起廣泛關注。文件中指出，USTPO發(fā)現(xiàn)深圳某代理機構在美國當局提交的大量商標注冊申請涉嫌使用虛假簽名和材料、冒用美國律師名義、代理律師不具備執(zhí)業(yè)資質等欺騙官方等行為，并要求該機構在期限內就所指控事項申述理由，否則將收到美國官方的制裁，其代理的14000多件商標也將被刪除。

本次事件為廣大有意申請美國商標的申請人敲響了警鐘——即使是親自委托代理機構辦理，申請過程表面上看似順利，但由于代理機構資質和職業(yè)操守問題，官方仍將嚴格依據(jù)規(guī)定采取措施，最后損失還可能波及申請人自身。然而，部分迫切需要美國注冊商標的客戶，可能采取購買已注冊美國商標的方式滿足亞馬遜品牌備案等需求，而忽略了商標自身是否符合規(guī)定、是否存在瑕疵等問題。長期來看，往往承受了更大的風險，很可能買回一個定時炸彈。

購買來的美國商標可能存在什么問題？

通過購買轉讓而獲得的商標，由于商標前期申請、注冊等流程受讓人毫不知情，因此商標可能在權利狀態(tài)、使用證據(jù)、商品或服務項目等方面存在申請合規(guī)性隱患。

1.買來的商標實際無法滿足你的使用意圖

目前市面上的美國商標交易群多如牛毛，很多人手里屯著成千上萬件商標。很多亞馬遜賣家急于啟動，無法接受6-8個月的美國商標授權期。同時，由于目前商標資源越來越少，一個好的商標名稱非常難得，在不停想名稱、查詢的無限循環(huán)中已經抓狂，所以更傾向于購買已注冊商標。但是在日常業(yè)務接觸到的很多賣家中，有一種情形是買來的商標已經是別人用過、在亞馬遜備案過的商標，后續(xù)需要采取很多措施來解除原備案。其中有些人因不熟悉亞馬遜備案、美國商標轉讓程序，導致最終未能成功備案，花了錢卻沒有順利啟動亞馬遜店鋪，進行備案。同時，很多人購買商標時簽署的協(xié)議并不是與權利人直接簽署的，而是與中間商簽署的購買商標合同。如果中間商代簽或僅在線簽署電子協(xié)議滿足轉讓基本要求，那么權利人如果反悔，這個轉讓行為可能面臨著無效的風險。

2.存在偽造使用證據(jù)行為，導致商標無效

美國商標存在多種申請基礎，若申請人選擇基于實際使用基礎申請注冊商標，則應在申請階段提交商標實際在商業(yè)中使用的證據(jù)。部分商標商人為了以低成本投資商標申請，快速獲得商標注冊，在申請中常常會提交虛假的使用證據(jù)，而官方一旦審查出使用證據(jù)的真實性問題，那么該商標的申請合法性便會遭到質疑，導致該商標最終無效。

3.存在虛構美國公司、美國地址，甚至盜用其他美國公司名義的行為，導致商標無效

2019年8月起，USPTO為了規(guī)制來自海外的大量違規(guī)美國商標申請，推出新政要求非美國申請人必須委托美國律師申請美國商標。由于美國申請人在商標申請和后期轉讓等程序中都不受本法案限制，商標投機客們?yōu)榱艘?guī)避這一規(guī)定，大量虛構美國公司或美國地址，甚至盜用其他美國公司名義申請商標，使用美國郵政信箱作為注冊地址進行美國商標注冊等。由于這些商標注冊從根本上是不符合美國商標注冊規(guī)定的，并且使用證據(jù)也是造假而得的，后期必將面臨來自USPTO的主動撤消風險；同時如果遇到第三方的撤銷申請，也必輸無疑。

4.存在盜用美國律師簽名，提供虛假第三方簽名等行為，導致商標無效

USPTO已識別多起盜用美國律師身份注冊美國商標的情形，目前這些商標都已被撤銷；同時美國商標注冊要求申請人提供真實的簽名，不允許非美國律師代為簽名，這些違規(guī)行為都可能導致美國商標被撤銷。

5.商品或服務項目不適合你的產品

由于美國可接受自定義的商品項目，如果在美國ID Manual中挑選不到適合你產品的商品項目，可以根據(jù)你的產品自定義商品項目，以更明確地保護你的產品。當然這個操作會引起官費的變化，增加一定成本。但是購買而來的商標，申請人往往不會過多在項目挑選和定義上下功夫。一方面會只選ID Manual中的商品項目以減低成本，另一方面盡可能選擇多的商品項目以增加售出的可能性。所以，購買來的商標可能并不適合你目前在該商標下計劃出售的產品，同時因為在后續(xù)為維持商標要提交時用證據(jù)時，你無法提供如此之多商品項目的對應使用證據(jù)，而引發(fā)審查意見，造成額外的費用。同時，由于注冊時以使用基礎選擇了大量的商品項目，并宣誓所有項目都有使用，這構成了欺詐，后期存在商標整體被撤銷的風險。

應如何及時防控風險？

那么，對于購買來的商標，應如何及時檢驗是否存在風險？購買前應如何采取措施降低風險？

首先，在美國官網查詢有意購買的商標。查看商標狀態(tài)，包括申請日期、商標所處階段和狀態(tài)，查看商標在先的程序和流程等，調取相關使用聲明和證據(jù)，必要時調查該商標使用是否屬實。另外，如果該商標為美國申請人，要進一步調查該申請人和申請地址的真實性和合規(guī)性。

其次，審核商標所指定的類別和具體項目。判斷其是否附和自身使用商標的需求匹配，若有超出自身使用范圍的項目，并且后續(xù)使用的可能性較低，則應當主動刪減相關項目。

再者，獲得注冊商標的目的在于，保障該標識在有需求的商品或項目上的專用權。因此購買前要確認該商標是否有涵蓋實際中有保護需求的項目，如不能滿足需求的，要及時補充申請在相關項目上的注冊。

最后，審核申請商標的合規(guī)性。對于要長期使用的商標，建議以保證注冊途徑合法、使用證據(jù)真實、使用項目全面的原則下，委托美國律師重新注冊。

雖然以購買方式取得商標具有耗時短、方便快捷等優(yōu)勢，但有意購買的朋友應事前做好風險防范措施。必要時向專業(yè)人士獲取意見，避免因圖一時之便遭受更大損失。點擊鏈接查詢或掃碼下方添加客服，了解更多知識產權內容！

Reference:

1. 14000件美國商標涉及非正常申請！USPTO擬處罰深圳某商標代理公司

https://mp.weixin.qq.com/s/nBrcUoGSlh-Q-ckUnAJH2Q

2. Many hundreds of US trademark applications have been filed in recent months by individual applicants using addresses that are clearly not residential or commercial

https://www.linkedin.com/posts/robert-reading-500b4b1a_trademarks-mystery-activity-6805834949875380224-E-M-/

3. US Trademark applications from China could be about to fall significantly

https://www.linkedin.com/posts/robert-reading-500b4b1a_tm-show-cause-order-in-re-yusha-zhangpdf-activity-6813512470532120576-EqXX

4. The Latest Fraud Scheme at the USPTO: Be Vigilant in Reviewing and Monitoring Your Trademarks

https://www.hodgsonruss.com/newsroom-publications-13334.html

5. Patent Agent Fights Identity Theft Over Fraudulent USPTO Filings From China

https://www.law.com/corpcounsel/2019/03/04/patent-lawyer-fights-identity-theft-over-fraudulent-uspto-filings-from-china/?slreturn=20210607231421

6. USPTO warns attorneys to monitor trademark filings for fraudulent uses of attorney information

https://www.jdsupra.com/legalnews/uspto-warns-attorneys-to-monitor-50372/

（編輯：江同）

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