案例分析：特斯拉與外賣(mài)公司陷入商標(biāo)聲譽(yù)糾紛

圖片來(lái)源：跨境白武士 James

英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最近做出了一項(xiàng)有利于汽車(chē)巨頭特斯拉的決定，成功使一家小型快餐店持有的“TESLA CHICKEN & PIZZA”英國(guó)商標(biāo)注冊(cè)無(wú)效。這類'David versus Goliath' （力量對(duì)比懸殊）案件經(jīng)常成為英國(guó)新聞的焦點(diǎn)。然而，對(duì)于品牌所有者和知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利持有人而言，該決定涉及到一些重要的法律原則，包括商標(biāo)聲譽(yù)與普通法虛假陳述之間（有時(shí)較大的）微妙差別，先行識(shí)別良好信譽(yù)的概念，以及在英國(guó)普通法下的先前廣告所產(chǎn)生的良好信譽(yù)。

背景：

餐館老板阿曼吉·阿里（Amanj Ali）于2020年8月在英國(guó)注冊(cè)了“TESLA CHICKEN & PIZZA”商標(biāo)，涵蓋了第43類的食品和飲料服務(wù)，并依靠該注冊(cè)來(lái)反對(duì)汽車(chē)公司提出的涵蓋第43類的餐廳和外賣(mài)服務(wù)的“TESLA”商標(biāo)申請(qǐng)（包括文字標(biāo)記和樣式化標(biāo)記）。

作為對(duì)阿里反對(duì)的反擊，特斯拉申請(qǐng)撤銷(xiāo)先前的“TESLA CHICKEN & PIZZA”注冊(cè)商標(biāo)。然而，汽車(chē)公司早期權(quán)利的主要依據(jù)并不包括涵蓋第43類的任何早期注冊(cè)。因此，特斯拉聲稱其在汽車(chē)商品和服務(wù)（第09、12、36和37類）方面享有聲譽(yù)，但也聲稱在英國(guó)享有其“聲譽(yù)商品”以及酒精飲料和餐廳服務(wù)的未注冊(cè)權(quán)利。還增加了惡意注冊(cè)的理由。

在英國(guó)的商譽(yù)

在其訴狀和提交材料中，特斯拉聲稱對(duì)各種商品和服務(wù)擁有商譽(yù)，包括“汽車(chē)、用于為電動(dòng)汽車(chē)提供電力的電池、汽車(chē)維護(hù)和修理服務(wù)、汽車(chē)融資”，以及“酒精飲料”和“提供食品和飲料”。對(duì)于酒精飲料商品和餐廳服務(wù)，特斯拉提出其商譽(yù)為“先行商譽(yù)”。

圖片來(lái)源：英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局

特斯拉提交的證據(jù)導(dǎo)致了一個(gè)結(jié)論，即汽車(chē)公司在TESLA商標(biāo)在汽車(chē)（廣義）、相關(guān)維護(hù)和修理服務(wù)以及汽車(chē)電池方面享有商譽(yù)。

為了證明其對(duì)酒精飲料的商譽(yù)，特斯拉提交了埃隆·馬斯克（Elon Musk）在2018年提到TESLA品牌龍舌蘭酒的推文：“Teslaquila即將推出……”，以及隨后在《太陽(yáng)報(bào)》（The Sun）發(fā)表的一篇有關(guān)銷(xiāo)售的文章。審查證據(jù)后，聽(tīng)證官認(rèn)為推文完全不足以證明，文章則被發(fā)現(xiàn)是關(guān)于美國(guó)銷(xiāo)售的，因此未能證明在英國(guó)有商譽(yù)。因此，這一部分理由失敗了。

關(guān)于餐廳，特斯拉提交了埃隆·馬斯克在2018年的另一條推文的證據(jù)：“將在洛杉磯的特斯拉超級(jí)充電站中的一個(gè)老式驅(qū)動(dòng)式、溜冰餐廳和搖滾餐廳?！边@被聽(tīng)證官嘲笑為甚至比龍舌蘭酒的證據(jù)更弱，并且也失敗了。因此，在英國(guó)未能找到對(duì)酒精飲料商品和餐廳服務(wù)的可保護(hù)（預(yù)期的）商譽(yù)權(quán)。

這提醒知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有者，一般法律觀點(diǎn)是單純的廣告不足以在英國(guó)產(chǎn)生商譽(yù)（Maxwell v Hogg，1867年）。企業(yè)需要已經(jīng)開(kāi)始經(jīng)營(yíng)商品或服務(wù)，雖然法院在某種程度上已放寬了這一要求，因此先行者可以主張商譽(yù)，但仍需滿足“廣泛”的廣告要求（Allen v Brown Watson，1965年；BBC v Talbot Motor Company，1981年）。

然而，特斯拉提交的證據(jù)可以被視為一種教訓(xùn)，說(shuō)明這種商譽(yù)是如何存在的。以Twitter為例，如果馬斯克曾在幾周或幾個(gè)月內(nèi)推特宣布重新品牌為X，并引起了廣泛關(guān)注，那么就有可能產(chǎn)生對(duì)X的預(yù)期商譽(yù)的結(jié)論。

商標(biāo)聲譽(yù)和虛假陳述

該決定還展示了即使活動(dòng)不在一個(gè)常見(jiàn)領(lǐng)域（如餐廳服務(wù)和汽車(chē)），根據(jù)通行權(quán)（passing off）普通法的商譽(yù)仍然可以取得成功。

要發(fā)現(xiàn)與享有的商譽(yù)相關(guān)的虛假陳述，通常需要一種“欺騙”類型；這通常很難證明。

為了使汽車(chē)公司達(dá)到這一成功結(jié)果，聽(tīng)證官探討了電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)及其普通消費(fèi)者的實(shí)際情況。發(fā)現(xiàn)在英國(guó)有商業(yè)可能性，特斯拉可以在電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施附近提供食品和飲料服務(wù)。

認(rèn)為存在聯(lián)系和虛假陳述。阿里在英國(guó)的預(yù)期使用意味著他的一家餐廳可能會(huì)靠近特斯拉的充電站之一。因此，顧客可能會(huì)被誤導(dǎo)以為它們?cè)诮?jīng)濟(jì)上有關(guān)聯(lián)，因此也發(fā)現(xiàn)了一種商譽(yù)虛假陳述。

惡意注冊(cè)

阿里要求以75萬(wàn)英鎊的價(jià)格將他的“TESLA CHICKEN & PIZZA”注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給特斯拉。這就涉及到惡意注冊(cè)。

惡意注冊(cè)被認(rèn)真對(duì)待，并且在英國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和英國(guó)法院中，要使這一理由成功，需要提供高水平的證據(jù)和事實(shí)。

阿里在其反訴中承認(rèn)特斯拉在汽車(chē)方面享有聲譽(yù)，但聽(tīng)證官不同意阿里的觀點(diǎn)，即TESLA是一個(gè)塞爾維亞姓氏，因此不是特斯拉創(chuàng)造的。因此，發(fā)現(xiàn)“TESLA CHICKEN & PIZZA”名稱是為了利用特斯拉商標(biāo)的聲譽(yù)和知名度，或者阻止汽車(chē)公司進(jìn)入餐廳市場(chǎng)，最終不公平地要求提供金錢(qián)考慮才注冊(cè)的。

盡管特斯拉對(duì)酒精飲料和餐廳服務(wù)的商譽(yù)主張未能成功，但該商標(biāo)在汽車(chē)領(lǐng)域的聲譽(yù)還是占了上風(fēng)，阿里的注冊(cè)商標(biāo)被全部無(wú)效（取消）。

（來(lái)源：跨境白武士James）

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