案例分析：澳大利亞聯(lián)邦法院駁回形狀商標(biāo)侵權(quán)案件，咖啡生產(chǎn)商苦不堪言

澳大利亞人熱愛(ài)咖啡，這并不感到驚訝，看到咖啡生產(chǎn)商之間又發(fā)生了商標(biāo)爭(zhēng)議。這一次，案件涉及的是速溶咖啡罐的外形，這些咖啡罐在許多家庭和工作場(chǎng)所的廚房中隨處可見(jiàn)。澳大利亞聯(lián)邦法院在 Koninklijke Douwe Egberts BV 訴 Cantarella Bros Pty Ltd [2024] FCA 1277 案中作出裁決。該案件涉及商標(biāo)侵權(quán)指控、違反《澳大利亞消費(fèi)者法》以及虛假宣傳。被告提出反訴，要求取消該商標(biāo)，理由是該商標(biāo)缺乏顯著性和沒(méi)有使用該商標(biāo)的意圖（以及其他論點(diǎn)）。

事實(shí)

獨(dú)任法官Wheelahan在審理此案時(shí)需要處理大量證據(jù)。申請(qǐng)人Koninklijke Douwe Egberts BV（“KDE”）在澳大利亞擁有一個(gè)形狀商標(biāo)（見(jiàn)下圖注冊(cè)信息），該商標(biāo)由一種容器的形狀構(gòu)成。該商標(biāo)用于銷(xiāo)售MOCCONA品牌的速溶咖啡，特別是“ Moccona Classic Medium Roast”咖啡罐（見(jiàn)下圖示例）。KDE于2014年1月7日獲得了其形狀商標(biāo)的注冊(cè)，適用于“第30類(lèi)：咖啡；速溶咖啡”。

澳大利亞商標(biāo)號(hào) 1599824。KDE 形狀商標(biāo)。

“Moccona經(jīng)典中度烘焙”咖啡罐示例

被告Cantarella Bros Pty Ltd成立于1951年，銷(xiāo)售咖啡產(chǎn)品，尤其是其主要品牌Vittoria，該品牌于1958年推出，并且在2023年成為澳大利亞豆咖啡和磨粉咖啡市場(chǎng)中按銷(xiāo)售額計(jì)算的最高銷(xiāo)量品牌。熟悉澳大利亞商標(biāo)法的讀者會(huì)認(rèn)識(shí)到被告來(lái)自于澳大利亞高等法院在Cantarella Bros訴Modena Trading [2014] HCA 48案中的重要裁決。

2021年，Cantarella推出了一款100克的速溶凍干咖啡產(chǎn)品，使用Vittoria品牌，采用圓柱形玻璃罐，配有金色塑料蓋。2022年，Cantarella將該系列擴(kuò)展至一款400克的速溶凍干咖啡產(chǎn)品，同樣使用Vittoria品牌，采用圓柱形玻璃罐，配有玻璃瓶塞蓋。該產(chǎn)品還推出了四種口味變種：“經(jīng)典”（見(jiàn)下圖）、"意大利"、"山地種植"和"拿鐵"。

Vittoria 400克速溶凍干“經(jīng)典”咖啡

KDE指控新款咖啡罐侵犯了其根據(jù)1995年《商標(biāo)法》第120條注冊(cè)的形狀商標(biāo)。KDE還主張Cantarella違反了《澳大利亞消費(fèi)者法》（ACL）并進(jìn)行虛假宣傳。

裁決

反訴要求取消形狀商標(biāo)

裁判首先處理了反訴要求取消形狀商標(biāo)的問(wèn)題。在顯著性問(wèn)題上，Wheelahan法官認(rèn)為該形狀商標(biāo)并未在任何程度上固有地具備區(qū)分KDE商品的功能。他指出，罐子的許多特征是由功能性考慮決定的，但該形狀也具有一些沒(méi)有功能目的的美學(xué)特征。然而，這些特征旨在喚起一種老式罐子的美學(xué)，因此，從這個(gè)角度來(lái)看，該形狀商標(biāo)“借用了不適合區(qū)分任何一個(gè)商家的商品的共同遺產(chǎn)特征”。

接著，法院轉(zhuǎn)向了形狀商標(biāo)是否已經(jīng)獲得顯著性的問(wèn)題。Wheelahan法官總結(jié)了關(guān)于形狀商標(biāo)的關(guān)鍵案例，特別是那些具有功能性元素的案例，并審查了使用證據(jù)。似乎申請(qǐng)人在優(yōu)先日期之前，幾乎20年的時(shí)間里，都是在澳大利亞唯一使用該形狀與咖啡相關(guān)的公司。這些沒(méi)有任何標(biāo)簽或視覺(jué)裝飾的罐子曾在多則Moccona咖啡的電視廣告中顯著出現(xiàn)。Wheelahan法官得出結(jié)論：

“根據(jù)事實(shí)情況……申請(qǐng)人已經(jīng)在他們的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中特別關(guān)注了Moccona咖啡罐。他們這樣做是為了強(qiáng)調(diào)罐子的形狀，目的是將其作為來(lái)源標(biāo)識(shí)。盡管在其他情況下，申請(qǐng)人沒(méi)有試圖特別突出罐子的形狀，但這并不剝奪該罐子作為商標(biāo)的特征，這是通過(guò)申請(qǐng)人使用而獲得的。”

鑒于獲得顯著性的事實(shí)認(rèn)定，法院駁回了反訴，即在優(yōu)先日期時(shí)，KDE并無(wú)意在澳大利亞作為商標(biāo)使用或授權(quán)使用該形狀商標(biāo)。法院還駁回了關(guān)于KDE在反訴提出的三年內(nèi)未在澳大利亞作為商標(biāo)使用該形狀商標(biāo)的論點(diǎn)。此主張引發(fā)了關(guān)于申請(qǐng)人復(fù)雜公司集團(tuán)結(jié)構(gòu)的問(wèn)題，只需說(shuō)明形狀商標(biāo)的擁有者KDE是一個(gè)荷蘭全資子公司，最終與Jacobs Douwe Egberts AU Pty Ltd（“JDE AU”）有相同的母公司。從1992年起，JDE AU接管了Moccona品牌速溶咖啡在澳大利亞的進(jìn)口和分銷(xiāo)，并且是該形狀商標(biāo)在澳大利亞的使用者。因此，JDE AU是KDE控制下的形狀商標(biāo)授權(quán)使用者，因此JDE AU對(duì)該商標(biāo)的使用可以歸因于KDE作為注冊(cè)商標(biāo)的所有者。

Cantarella還辯稱(chēng)，KDE的形狀商標(biāo)是“因欺詐、虛假暗示或虛假陳述”而被注冊(cè)的。2014年的首次審查報(bào)告提出了關(guān)于該形狀商標(biāo)固有顯著性的問(wèn)題，KDE回應(yīng)稱(chēng)該罐子的“獨(dú)特”形狀自1960年以來(lái)一直在澳大利亞使用，并且自那時(shí)起沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化（以及其他陳述），以支持獲得顯著性的認(rèn)定。然而，法院指出，文獻(xiàn)證據(jù)僅支持Moccona品牌速溶咖啡在1977年10月之前曾以與KDE形狀商標(biāo)相似的罐子出售（見(jiàn)下圖）。盡管如此，這一虛假陳述并不重要：第二次審查報(bào)告指出，商標(biāo)局沒(méi)有收到任何證明2008年之前使用的文獻(xiàn)證據(jù)，并且審查員“根據(jù)提交的證據(jù)和我自己的額外研究進(jìn)行了審查?！币虼耍撋虡?biāo)并非基于在實(shí)質(zhì)性方面虛假的陳述而注冊(cè)。

1977年10月12日《澳大利亞女性周刊》上關(guān)于Moccona的廣告

最后，Cantarella辯稱(chēng)，該形狀商標(biāo)是惡意注冊(cè)的，因?yàn)镵DE應(yīng)當(dāng)知道其他商家在1980年代和1990年代曾在類(lèi)似的罐子中銷(xiāo)售速溶咖啡，因此KDE試圖對(duì)其他商家使用的通用形狀容器獲得壟斷權(quán)。然而，惡意注冊(cè)是一個(gè)嚴(yán)重指控，法院認(rèn)為，在缺乏更多關(guān)于KDE在2014年心態(tài)的證據(jù)情況下，Cantarella未能為這一主張?zhí)峁┦聦?shí)依據(jù)，因此法院未能認(rèn)定此案存在惡意注冊(cè)的情況。

形狀商標(biāo)的侵權(quán)

澳大利亞商標(biāo)法規(guī)定，只有在標(biāo)志被作為商標(biāo)使用時(shí)，才會(huì)構(gòu)成侵權(quán)。KDE辯稱(chēng)，Cantarella罐子的形狀具有美學(xué)吸引力，能夠更容易地與其他商品區(qū)分開(kāi)來(lái)，從而發(fā)揮商標(biāo)的作用。然而，法院認(rèn)為Cantarella罐子“相對(duì)簡(jiǎn)單”。至于該標(biāo)志在廣告中的使用，Vittoria速溶咖啡的宣傳材料并未特別強(qiáng)調(diào)罐子的形狀。Wheelahan法官指出，“僅僅展示產(chǎn)品及其包裝的圖片并不意味著包裝的形狀會(huì)作為商標(biāo)使用——即使包裝幾乎總是比貼上的標(biāo)簽要大。”KDE未能證明罐子的形狀本身被用作來(lái)源標(biāo)識(shí)。

雖然上述結(jié)論意味著侵權(quán)訴訟必須失敗，Wheelahan法官仍然處理了關(guān)于誤導(dǎo)性相似性的論點(diǎn)。法院在此適用了最近高等法院Self Care案中的指導(dǎo)意見(jiàn)。在考慮假設(shè)買(mǎi)家對(duì)商標(biāo)的記憶時(shí)，法院沒(méi)有將Vittoria標(biāo)志或任何其他材料納入比較。法院認(rèn)為，買(mǎi)家會(huì)對(duì)Cantarella罐子的形狀有一個(gè)明顯不同的視覺(jué)印象，其比例顯得較高，頸部部分較緊縮，且蓋子簡(jiǎn)單、較低。即便是在記憶不完美的情況下，假設(shè)買(mǎi)家也不會(huì)真正混淆Cantarella罐子的形狀與KDE的形狀商標(biāo)。

ACL 和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

轉(zhuǎn)到不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)（與ACL主張一同處理），法院應(yīng)用了Jif Lemon案中的判定標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)考慮了被告的表述是否會(huì)導(dǎo)致熟悉Moccona產(chǎn)品的消費(fèi)者認(rèn)為存在“商業(yè)關(guān)聯(lián)”，即認(rèn)為被指控侵權(quán)的商品與原告的商品之間有商業(yè)聯(lián)系。

與商標(biāo)侵權(quán)分析不同，本案的分析考慮了Vittoria 400克罐子的整體外觀，并將其置于消費(fèi)者接觸到該商品的背景下。雖然法院接受了Moccona包裝（包括金色標(biāo)簽）所具有的商譽(yù)和聲譽(yù)，且Vittoria 400克產(chǎn)品的“Original Classic”版本使用了金色標(biāo)簽，但KDE提出的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)主張涉及所有變種，而這些變種的標(biāo)簽顏色各異。此外，“Vittoria”名稱(chēng)和標(biāo)志在罐子上十分顯眼、重復(fù)并且明顯：Vittoria 400克產(chǎn)品在前面、背面、蓋子、底部以及蓋子和罐身連接處均有Vittoria標(biāo)志?！癡ittoria”是澳大利亞知名品牌名稱(chēng)，消費(fèi)者“不會(huì)對(duì)標(biāo)有‘Vittoria’的速溶咖啡的商業(yè)來(lái)源產(chǎn)生疑惑”。因此，ACL和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的主張未獲支持。

最終思考

由于需要處理許多事實(shí)和法律問(wèn)題，法院不得不作出一份非常詳盡的判決。然而，這也意味著該判決提供了一個(gè)關(guān)于澳大利亞商標(biāo)法許多重要方面的最新綜述。我們將拭目以待，看看本案中提出的眾多法律問(wèn)題是否會(huì)被上訴到聯(lián)邦法院全院。

（來(lái)源：跨境白武士James）

以上內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表雨果跨境立場(chǎng)！本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。?