商標(biāo)被駁損失百萬(wàn)？美國(guó)商標(biāo)常見(jiàn)的駁回理由及解決方案

隨著美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)量劇增，美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）不斷提高申請(qǐng)門(mén)檻和審查力度，這就意味商標(biāo)申請(qǐng)被駁回的幾率大大增加，今天積特就跟大家聊一下常見(jiàn)的美國(guó)商標(biāo)駁回理由及解決方案~

美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)被駁回的理由總體上可以分為“非實(shí)質(zhì)性駁回理由”和“實(shí)質(zhì)性駁回理由”兩部分：

非實(shí)質(zhì)性駁回理由

01 商標(biāo)申請(qǐng)信息填寫(xiě)不規(guī)范

申請(qǐng)人在提交商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)，基本信息有遺漏或錯(cuò)誤填寫(xiě)，審查員一般會(huì)下發(fā)《審查意見(jiàn)通知書(shū)》要求補(bǔ)充及更正。常見(jiàn)需要補(bǔ)正的內(nèi)容有：

①正確提供收件人郵箱、地址或指定執(zhí)業(yè)代理人信息

②添加對(duì)商標(biāo)的描述

③指明商標(biāo)是否具有含義

④指明商標(biāo)是由標(biāo)準(zhǔn)字符組成還是帶有設(shè)計(jì)效果

⑤對(duì)商標(biāo)中所含的外來(lái)詞提供翻譯

⑥申請(qǐng)人名稱和法人實(shí)體填寫(xiě)不一致

⑦商標(biāo)圖樣不清晰

解決方案：

根據(jù)審查意見(jiàn)補(bǔ)正即可。

02 使用證據(jù)不符合要求

美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)遵循使用在先原則，在申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)時(shí)，美國(guó)商標(biāo)局會(huì)要求申請(qǐng)人提交使用證據(jù)，若使用證據(jù)不符合要求也會(huì)被駁回，常見(jiàn)的使用證據(jù)問(wèn)題有：

①提交的使用證據(jù)上沒(méi)有清晰展示商標(biāo)；

②使用證據(jù)上的商標(biāo)與提交的商標(biāo)圖樣外形有差異；

③使用證據(jù)所展示的商品或服務(wù)與申請(qǐng)的商品或服務(wù)沒(méi)有關(guān)聯(lián)性；

④使用證據(jù)是經(jīng)過(guò)電子處理人工合成的，屬于偽造的使用證據(jù)，不能證明商標(biāo)在商業(yè)上的實(shí)際用途；

⑤所提供的證據(jù)材料不符合要求，如提供廣告資料作為商品使用證據(jù)（廣告資料只能用作服務(wù)類(lèi)證據(jù)）。

（駁回通知截圖）

解決方案：

①替換符合要求的使用證據(jù)，若沒(méi)有可替換的使用證據(jù)，則需要向?qū)彶閱T闡述已提交的使用證據(jù)符合要求。

小tips：

美國(guó)商標(biāo)局可接受的使用證據(jù)有哪些？

1.真實(shí)印有商標(biāo)的產(chǎn)品圖片

2.真實(shí)拍攝的產(chǎn)品和產(chǎn)品包裝的圖片

3.印有商標(biāo)名、產(chǎn)品名、產(chǎn)品描述、售價(jià)等信息的包裝/吊牌/標(biāo)簽

4.帶有品牌名字、購(gòu)物車(chē)、上架日期、美元售價(jià)、產(chǎn)品信息描述的銷(xiāo)售鏈接

提交使用證據(jù)需要注意哪些事項(xiàng)？

1.使用證據(jù)中顯示的商品/服務(wù)必須在申請(qǐng)范圍內(nèi)，不能超出原申請(qǐng)范圍；

2.使用證據(jù)必須是全英文，如有英文外的文字，須提供英文翻譯；

3.使用證據(jù)上的商標(biāo)要清楚顯著，且必須與申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)一致；

4.使用證據(jù)必須提供真實(shí)的產(chǎn)品照片，不要提供偽造的PS使用證據(jù)圖片，一旦發(fā)現(xiàn)即會(huì)被駁回申請(qǐng)；

5.銷(xiāo)售鏈接上傳的產(chǎn)品圖不要直接使用別人的產(chǎn)品圖，不然會(huì)被駁回。

②將申請(qǐng)基礎(chǔ)更改為“意圖使用”，如果在注冊(cè)商標(biāo)時(shí)還沒(méi)有開(kāi)始使用自己的品牌，積特建議大家選擇意圖使用申請(qǐng)，這樣能有足夠的時(shí)間準(zhǔn)備真實(shí)且有效的使用證據(jù)，大大提高商標(biāo)的注冊(cè)成功率。

03 商品/服務(wù)描述模糊不夠清晰

美國(guó)商標(biāo)雖然也是采用尼斯商品分類(lèi)，但往往會(huì)比尼斯分類(lèi)更加細(xì)化，注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)時(shí)商品或服務(wù)的描述如果過(guò)于含糊或范圍過(guò)于寬廣，也會(huì)收到《審查意見(jiàn)通知書(shū)》。

（駁回通知截圖）

解決方案：

①一般審查員會(huì)在《審查意見(jiàn)通知書(shū)》中給出修改意見(jiàn)，賣(mài)家可根據(jù)修改意見(jiàn)更改商品/服務(wù)描述；

②若覺(jué)得審查員的修改意見(jiàn)不符合核心經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，可以替換更具體、清晰、精準(zhǔn)、簡(jiǎn)明的描述，替換后的商品/服務(wù)描述不能超出原有商品/服務(wù)的范圍；

③若沒(méi)有可替換的描述，可以通過(guò)描述申請(qǐng)商品或服務(wù)項(xiàng)目的功能和作用，讓審查員知悉及了解所申請(qǐng)商品或服務(wù)，以使答審順利通過(guò)；

④如需要限定的商品或服務(wù)項(xiàng)目并非申請(qǐng)人主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，而且主營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)商品服務(wù)已經(jīng)獲得核準(zhǔn)，申請(qǐng)人也可以考慮對(duì)其進(jìn)行刪除。

實(shí)質(zhì)性駁回理由

01 存在近似商標(biāo)

文字字形、讀音、含義，或圖形的構(gòu)圖、顏色、外觀或文字與圖形的整體結(jié)構(gòu)近似，使用在相同或類(lèi)似商品/服務(wù)上，容易使消費(fèi)者對(duì)商品/服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆的，都有可能被判定為近似商標(biāo)。

（駁回通知截圖）

解決方案：

①商標(biāo)差異的精細(xì)化論證，如對(duì)商標(biāo)形、音、意做出解釋，強(qiáng)調(diào)雙方在商品功能、用途、銷(xiāo)售途徑、目標(biāo)群體等差異；

②提交商標(biāo)在美國(guó)真實(shí)使用證據(jù)材料，例如如銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、參展資料、廣告宣傳資料等能夠證明商標(biāo)已大量使用并且擁有一定知名度，不易對(duì)消費(fèi)者造成混淆。

積特成功處理“近似”案例分享

我方客戶委托積特代理申請(qǐng)注冊(cè)名稱為“abbcde”的美國(guó)商標(biāo)，審查員以存在近似商標(biāo)在先申請(qǐng)為由下發(fā)“近似混淆”駁回通知。

收到駁回通知后積特團(tuán)隊(duì)立即著手復(fù)審抗辯，經(jīng)過(guò)與美國(guó)律師的多番研討，我們決定采取【刪除近似小項(xiàng)+保留部分小頂做不近似答辯】的處理方案，不近似答辯主要從商標(biāo)相似性、產(chǎn)品相似性兩個(gè)方面進(jìn)行復(fù)審抗辯：

1.商標(biāo)相似性-外觀、讀音、含義、商業(yè)印象等，我方客戶的商標(biāo)能讓人聯(lián)想到寵物相關(guān)內(nèi)容，具有一定的顯著性，跟引證商標(biāo)在外觀、含義、商業(yè)印象等的近似混淆程度低；

2.產(chǎn)品相似性-我方客戶商標(biāo)刪除近似小項(xiàng)后剩余寵物玩具，跟引證商標(biāo)的泛義玩具存在一定區(qū)別。

通過(guò)對(duì)比商標(biāo)和產(chǎn)品差異，積特的復(fù)審抗辯得到美國(guó)商標(biāo)局的認(rèn)可，我方客戶的美國(guó)商標(biāo)最終順利注冊(cè)。

02 缺乏顯著性

商標(biāo)包含通用名稱、僅具有描述性或僅能直接表示產(chǎn)品功能、用途等特點(diǎn)，一般會(huì)被認(rèn)為該商標(biāo)缺乏顯著性。

解決方案：

①可以從商標(biāo)的設(shè)計(jì)進(jìn)行反駁，說(shuō)明商標(biāo)設(shè)計(jì)的獨(dú)創(chuàng)性、創(chuàng)意組合等；

②提供有力的證據(jù)證明商標(biāo)在商品/服務(wù)上經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期使用及推廣宣傳后，商標(biāo)具備“第二含義”，進(jìn)而擁有足夠的顯著性；

③同意審查員建議，放棄商標(biāo)部分專用權(quán)或在副注冊(cè)簿上登記。

03 放棄專用權(quán)

商標(biāo)含有常見(jiàn)通用詞、行業(yè)通用詞、商品名稱等的一些詞匯，這類(lèi)詞匯為大家所共有，需要放棄專用權(quán)。

（駁回通知截圖）

解決方案：

這種情況通常申請(qǐng)人需要接受審查員的意見(jiàn)，聲明放棄商標(biāo)部分專用權(quán)。如不想放棄，也可以遞交爭(zhēng)辯性觀點(diǎn)及相應(yīng)的證據(jù)支持（但該類(lèi)答審成功率較低）。

以上就是商標(biāo)注冊(cè)被駁回的常見(jiàn)原因及解決方案，了解清楚不僅能在遇到商標(biāo)駁回時(shí)更好應(yīng)對(duì)，也能提前做好規(guī)避提升商標(biāo)通過(guò)率，畢竟被駁回必定要耗費(fèi)時(shí)間或金錢(qián)成本

封面/圖蟲(chóng)創(chuàng)意

（來(lái)源：積特知識(shí)產(chǎn)權(quán)）

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